Договор на разработку ПО. Исключительные права
02/12/2024
При разработке программного обеспечения (ПО) ключевую роль играет правильное распределение исключительных прав. Этот вопрос особенно важен для обеих сторон договора: заказчика и исполнителя. Чтобы избежать споров и защитить свои интересы, нужно заранее предусмотреть все нюансы в договоре.
Варианты распределения исключительных прав по договору на разработку ПО
По общему правилу исключительные права на разработанное ПО принадлежат заказчику. Это правило действует, если договором между заказчиком и подрядчиком (разработчиком) не предусмотрено иное. Отсюда следует вывод, что закрепление исключительных прав на ПО за подрядчиком, возможно только в случае включения в договор соответствующих положений.
Независимо от того, кому принадлежат исключительные права на программное обеспечение, вторая сторона договора сохраняет право использовать разработку. Это возможно на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права (ст. 1296 ГК РФ). Стороны могут лишить разработчика этого права, если такое условие предусмотрено в договоре. При любых обстоятельствах заказчик имеет право использовать разработку на лицензионных условиях.
Момент перехода исключительного прав от исполнителя к заказчику по договору на разработку ПО
Если договор не предусматривает, что исключительное право остается за исполнителем, возникает вопрос – в какой момент права на ПО переходят к заказчику?
Стороны могут согласовать момент перехода прав на этапе заключения договора. Такое право предусмотрено ст. 1296 ГК РФ и признается судебной практикой (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 июня 2019 г. N С01-474/2018 по делу N А55-20118/2017).
На практике наиболее часто момент перехода прав согласуют на этапе подписания акта приёмки-передачи. Заказчик подписывает акт, подтверждая выполнение работы. Альтернативным вариантом может быть момент оплаты по договору.
Также моментом перехода прав на программное обеспечение к заказчику может быть момент создания разработки. Это позволяет заказчику избежать ситуации, в которой разработчик может распорядиться созданным ПО до передачи заказчику. Однако у подобного положения есть свои недостатки. После создания программы, у разработчика может возникнуть необходимость внесения различных корректировок и исправлений. Заказчику в таком случае после перехода прав придётся предоставить лицензию разработчику для доработки программы.
Еще одним вариантом передачи исключительных прав на ПО является подписание сторонами отдельного договора об отчуждении исключительных прав уже после создания разработки. В данном случае важно учитывать то, что подрядчик может затягивать момент подписания договора об отчуждении исключительных прав. При этом права заказчика на разработку окажутся в зависшем положении. При подобных обстоятельствах придётся в судебном порядке определять объем передаваемых прав, сроки передачи и их стоимости. (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 февраля 2023 г. N С01-2576/2022 по делу N А26-973/2022).
Объем прав на использование ПО разработчиком, в случае если ПО по договору переходит к заказчику
Исполнителю п.2 ст. 1296 ГК РФ предоставлено право использования разработки для собственных нужд на условиях безвозмездной простой лицензии в течение всего срока действия исключительного права.
Необходимо определить содержание понятия «собственных нужд», для понимания объема прав, предоставленных исполнителю. Основываясь на судебной практике ввиду отсутствия законодательного определения данного термина, под «собственными нуждами» понимается потребность исполнителя использовать произведение в своей деятельности (в том числе коммерческой).
Однако он не вправе распространять такое произведение в исходном виде, заключать в отношении него лицензионные договоры, поскольку эти действия не входят в объем предоставленного ему ограниченного права (Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15.03.2023 N 07АП-1148/23 по делу N А45-26234/2022).
Таким образом, исполнитель вправе использовать программное обеспечение на условиях неисключительной лицензии любыми способами, однако он не может передавать разработку в исходном виде третьим лицам по лицензионным и иным договорам, поскольку в данном случае будут нарушены исключительные права заказчика.
Исключительные права на подготовительные материалы по договору на разработку ПО
Программное обеспечение включает в себя множество компонентов, необходимых для его корректного функционирования использования. В связи с этим, важно отразить в договоре положения, касающеся материалов, использованных при разработке программы. Перечисление в договоре подготовительных материалов, использоваанных при разработке ПО, а также указание на обязанность исполнителя передать все необходимые составляющие для дальнейшего использования программы позволит снзить риски возникновения спора между сторонами. Отсутствие данных условий приведет к ситуации, в которой отсуствующие положения будут восполняться нормами законодательства, которые не в полной мере учитывают специфику договора и интересы сторон.